Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian dotyczących procesu komercjalizacji wartości niematerialnych i prawnych powstających na polskich uczelniach, w PAN i w instytutach badawczych.

Problemy związane z tzw. „uwłaszczeniem naukowców”

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku komercjalizacji prowadzonych przez uczelnie lub instytuty PAN, 50 proc. korzyści uczelni albo instytutu (pomniejszonych o 25 proc. kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją) przysługuje jako wynagrodzenie twórcom, którzy pracowali nad daną technologią jako pracownicy  uczelni. Jak się wydaje, władze uczelni/instytutów badawczych/instytutów PAN rzadko będą korzystać z możliwości przekazania prawa do komercjalizacji naukowcom, zwłaszcza że brak jest bodźców do unikania deklaracji komercjalizacji bez późniejszej jej realizacji. Określenie natomiast okresu na decyzję władz jako 3 miesięcy, niesie ze sobą natomiast ryzyko prowadzenia do przestojów decyzyjnych.

Niemniej jednak, kwestie te były i są poruszane w innych tekstach (chociażby w tekście W. Darkiewicza), chciałbym w tym miejscu zwrócić natomiast uwagę na kilka dodatkowych wątpliwości dotyczących rozwiązań proponowanych przez ustawę.

Mianowicie, w niektórych sytuacjach będzie to jednak utrudniać proces komercjalizacji i być wbrew interesom samych wynalazców, którymi zostali jako pracownicy uczelni lub instytutów PAN. Wyobraźmy sobie, że wynalazca chcący rozwijać swój pomysł w procesie komercjalizacji i pozyskać środki prywatne (np. z funduszu inwestycyjnego) zakłada spółkę, która ustala z (formalnie komercjalizującą daną technologię) uczelnią lub instytutem PAN warunki licencji obejmującej swój wynalazek. Oznacza to, że spółka ta będzie przymusowo, poprzez uczelnię, wypłacać środki swojemu współwłaścicielowi (wynalazcy), niezależnie od woli samego zainteresowanego i sensu ekonomicznego takiego posunięcia. Może to stanowić zagrożenie dla płynności przedsiębiorstw (szczególnie dotkliwe na etapie tzw. start-upów) – przelewy między przedsiębiorstwem, uczelnią i twórcą prawdopodobnie nie będą natychmiastowe – a także stwarzać obowiązek podatkowy po stronie wynalazcy-właściciela.

Konieczność uzyskiwania zgód od Ministerstw

Wśród zmian, na uwagę zasługuje także wyłączenie „czynności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych” Instytutów PAN, uczelni publicznych i instytutów badawczych z obowiązku pozyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzanie środkami trwałymi o wartości przekraczającej 50 tys. euro (art. 17 odpowiednich ustaw: z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, z dnia 30 kwietnia 2010 r. prawo o szkolnictwie wyższym i z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych). Warto przy tym zwrócić uwagę, że nowelizacja nie zmieniła jednak wprost zapisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, zgodnie z którą państwowe osoby prawne są zobowiązane taką zgodę uzyskać (art.. 5a), za określonymi wyjątkami (art. 5a, pkt. 3), do której to listy przypadek komercjalizacji nie został dopisany. Tym samym, interpretacja wspomnianych zapisów została utrudniona.

Kwestia licencji

Zapisy w ustawie o instytutach badawczych wskazują, że w przypadku tych podmiotów nie przy każdej formie komercjalizacji niezbędna jest zgoda ministra nadzorującego – jak wskazuje Art. 17, pkt 3 (obecny już w tekście dotychczasowym ustawy), zgoda taka jest konieczna w przypadku 1)   wniesienia mienia do spółki lub fundacji; 2)  dokonania darowizny;
3)  nieodpłatnego oddania do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego. Licencja jest tym korzystniejsza w przypadku instytutów badawczych, że w przeciwieństwie do uczelni i instytutów PAN, nie objęte zostały one „uwłaszczeniem naukowców”.

Niemniej jednak, chociażby wspomniany zapis ustawy o instytutach badawczych pokazuje, że kwestia uregulowanie licencji nie jest klarowna. W szczególności, nie jest jasne, czy konieczne jest sporządzania wyceny takiej technologii –  szczególnie w sytuacjach braku konieczności występowania o zgodę do odpowiednich ministerstw – a także uzyskiwanie tychże zgód (w przypadku uczelni, względnie zgody Prezesa PAN w przypadku instytutów Akademii). Mimo braku oficjalnych danych, wydaje się, że licencje są w Polsce stosowane częściej niż wnoszenie technologii aportem lub ich sprzedaż, m.in. dzięki większej swej elastyczności (np. możliwości udzielenia licencji wyłącznej z określonymi warunkami do spełnienia przez licencjobiorcę, w postaci pozyskania finansowania), jak też problemu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wniesienia technologii aportem do spółki nie tyle przed osiągnięciem jakichkolwiek korzyści finansowych z komercjalizacji, co w sytuacji wysokiej niepewności co do tego, czy w ogóle kiedykolwiek powstaną.

Autor: Łukasz Skrok
27.04.2015